Diritto Civile

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21684 - pubb. 21/05/2019

La commercializzazione del macchinario non esaurisce il diritto del titolare del brevetto di vietare la vendita di componenti contraffatte

Tribunale Torino, 09 Novembre 2018. Est. Di Capua.

Proprietà industriale – Brevetto di macchinario – Immissione in commercio – Esaurimento del diritto – Limitato ai prodotti commercializzati – Affermazione – Commercializzazione da parte di terzi di attrezzature per l’utilizzo del macchinario brevettato – Contraffazione indiretta – Sussiste

Per quanto possa esser vero che si sia esaurito ex art. 5, 1° comma, c.p.i., il diritto del titolare di un brevetto sui singoli prodotti ceduti a terzi, da ciò non consegue la facoltà di un soggetto terzo di produrre un’attrezzatura, in contraffazione del brevetto, che l’utilizzo di quei prodotti rispetto al quale si è esaurito il diritto.

Costituisce contraffazione cd. indiretta di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrano queste due condizioni: 1) le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; 2) queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato.

Il comma 2-bis dell’art.66 c.p.i. introdotto della Legge 3.11.2016 n. 214, pur mantenendo fermo che il contributo di contraffazione deve vertere su “un elemento indispensabile dell’invenzione brevettata” e riguardare “mezzi necessari per la sua attuazione”, non esige però che la destinazione dei “mezzi” sia univoca, tanto meno esclusiva, ma soltanto che il terzo fornitore dei mezzi abbia conoscenza, o possa averla con l’ordinaria diligenza, della destinazione dei mezzi ad attuare l’invenzione e della loro idoneità allo scopo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

 

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Silvia VITRÒ PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA GIUDICE REL.

Dott. Guglielmo RENDE GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA NON DEFINITIVA

 

nella causa civile iscritta al n. 7660/2016 R.G.

 

promossa da:

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

omissis

1. Premessa.

1.1. Con atto di citazione datato 4.03.2016 ritualmente notificato, le società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società N. ENGINEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché le società ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

 

1.2. Si è costituita telematicamente la parte convenuta società N. ENGINEERING S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. Massimo ARMANDO, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si sono costituite anche le parti convenute società ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., in persona del Quadro Direttivo dott. L.F. CASTALDO, e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Claudio OLIVERO, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. All’udienza in data 12.10.2016 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.5. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, sciogliendo la predetta riserva, ha pronunciato Ordinanza datata 6.2.2017, qui di seguito riportata testualmente:

-I-

- rilevato che all’udienza sopra indicata le parti attrici, come rappresentate dal difensore in udienza, hanno insistito per l’accoglimento delle proprie istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., e nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., opponendosi all’accoglimento di quelle dedotte dalle controparti per tutte le ragioni esposte nei propri atti, proponendo l’accoglimento della CTU con la seguente calendarizzazione del processo: inizio operazioni peritali a inizio aprile, la bozza di relazione a inizio giugno e le osservazioni dei CTP a metà luglio e il deposito della relazione a ottobre;

- rilevato che all’udienza sopra indicata la parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L., come rappresentata dal difensore in udienza, ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., e nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., opponendosi all’accoglimento di quelle dedotte dalle controparti per tutte le ragioni esposte nei propri atti, ritenendo peraltro che laddove il Giudice voglia disporre CTU si possa disporre l’ulteriore istruzione all’esito;

- ritenuto opportuno, in accoglimento della predetta istanza proposta dalle parti attrici, disporre CTU sul quesito proposto dalle predette parti, così come integrato e riformulato:

“ Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c.:

Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall’inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all’esito nel caso di esito negativo:

Valuti la sussistenza o meno dei requisiti di validità del brevetto italiano IT 1320227B1 di titolarità N. ENGINEERING S.R.L. e della frazione italiana del brevetto europeo EP 1172308B1 di titolarità N. ENGINEERING S.R.L., nei limiti di quanto dedotto dalle parti attrici in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.

Depositi anche copia di cortesia cartacea della relazione scritta”;

-ritenuto opportuno riservare all’esito della CTU o, più probabilmente, alla fase decisionale (trattandosi di causa collegiale, la quale potrebbe anche richiedere una sentenza non definitiva) la valutazione delle ulteriori deduzioni istruttorie proposte dalle parti attrici e dalla parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L.;

 

-II-

- rilevato che all’udienza sopra indicata le parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETA’ COOPERATIVA, come rappresentate dal difensore in udienza, hanno insistito per l’accoglimento dell’istanza di estromissione, richiamando le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e il doc. 5) ivi depositato;

- ritenuto di dover riservare la decisione sulla predetta istanza alla fase decisionale (tenuto conto che trattasi di causa collegiale), considerando comunque fin da ora che, a giudizio del sottoscritto, sebbene in astratto l’istituto dell’estromissione si sostanzi nell’uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto), l’ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi, tenuto conto che:

- ritenuto, peraltro, che in fase decisionale il Collegio ben potrebbe disporre la separazione del giudizio e provvedere con Sentenza definitiva relativamente alla posizione delle parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETA’ COOPERATIVA;

- ritenuto, infine, che le spese della CTU non saranno poste a carico anche delle predette parti convenute, apparendo comunque fondate le loro eccezioni;

-III-

- ritenuto di dover fissare come segue il calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c.:

P.Q.M.

D I S P O N E

CTU sul quesito di cui sopra.

N O M I N A

all’uopo l’Ing. BOSOTTI Luciano.

F I S S A

per il giuramento del nominato CTU e conferimento del relativo incarico l’udienza in data mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 10,00 (nell’ufficio del dott. DI CAPUA n. 41512 - Scala A - piano 4°).

A S S E G N A

alle parti ai sensi dell’art. 201, 1° comma, c.p.c. termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali che sarà indicata dal CTU .

R I S E R V A

al prosieguo la valutazione delle ulteriori deduzioni istruttorie proposte dalle parti attrici e dalla parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L.

R I S E R V A

alla fase decisionale la valutazione dell’istanza di estromissione proposta dalle parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETA’ COOPERATIVA.

F I S S A

come sopra il calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti ed al nominato CTU

Torino, lì 06/02/2017

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

 

1.6. Con successiva Ordinanza datata 8.2.2017, il Giudice Istruttore ha accolto l’istanza di astensione avanzata dal sopraindicato CTU e nominato in sua sostituzione l’Ing. B. Giovanni.

1.7. All’udienza in data 8.1.2017:

-le parti attrici, come rappresentate dal difensore in udienza, hanno richiamato tutte le precedenti osservazioni svolte in sede di CTU chiedendo chiarimenti e/o integrazione di CTU, anche in merito alla rilevanza del contenuto tecnico del brevetto US88;

- la parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L., come rappresentata dal difensore in udienza, ha chiesto che il CTU fornisca chiarimenti in merito all’opinione espressa relativamente alla proposta di limitazione ex art. 79 III c.p.i. (pag. 48) e/o una integrazione del quesito peritale che stabilisca se la limitazione che prevede l’accorpamento della rivendicazione 40 nella n. 1 sia anch’essa dotata del requisito di validità che già il CTU ha espresso in merito all’accorpamento della rivendicazione n. 10 nella n. 1;

- le parti convenute le parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETA’ COOPERATIVA, come rappresentate dal difensore in udienza, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ribadendo che non siano poste a carico delle Banche spese di CTU di alcun tipo.

Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza datata 13.11.2017,

- ha demandato al CTU di depositare in Cancelleria una breve relazione scritta contenente chiarimenti e/o integrazioni, in risposta alle suddette osservazioni;

- ha ritenuto opportuno che sulle altre istanze e deduzioni istruttorie proposte dalle parti si pronunci il Collegio in sede decisionale unitamente al merito, tenuto anche conto della relazione scritta del CTU, della relazione scritta a chiarimenti e/o integrativa depositanda dal CTU, della documentazione prodotta dalle parti e delle reciproche allegazioni ed eccezioni;

- ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

1.8. Nelle more della fase integrativa della consulenza tecnica, la convenuta società N. ENGINEERING S.R.L. ha depositato presso il Tribunale di Torino ricorso cautelare in corso di causa, ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 c.p.i., nonché dell’art. 669 quater c.p.c. nei confronti delle parti attrici, proponendo una riformulazione delle rivendicazioni dei Brevetti N. ENGINEERING, in ordine al parere espresso dal CTU nel giudizio di merito e lamentando l’intervenuta contraffazione dei Brevetti N. ENGINEERING ed il compimento di atti di concorrenza sleale nei suoi confronti ad opera delle odierne attrici e chiedendo, tra l’altro, l’inibitoria a qualsivoglia uso delle attrezzature individuate e offerte da A. per la partecipazione al bando, nonché la descrizione e sequestro delle medesime attrezzature e, in particolare, dei dispositivi di aggancio utilizzati dalle attrici.

Con Ordinanza del 3.04.2018, il Giudice dott. DI CAPUA ha rigettato il ricorso per carenza del periculum in mora, riservando la relativa liquidazione delle spese processuali alla sentenza di merito, ai sensi dell’art. 669-septies, 2° comma, c.p.c.

In data 18.04.2018 la società N. ENGINEERING S.R.L. ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza, riproponendo le medesime domande formulate nel ricorso cautelare in corso di causa, ivi incluse le richieste di descrizione, inibitoria e sequestro.

Con Ordinanza del 10.07.2018 il Collegio ha concesso la descrizione e fissava udienza per l’esame delle ulteriori istanze cautelari al 5.10.2018.

A seguito della successiva udienza del 5.10.2018, il Collegio ha disposto CTU al fine di accertare la presunta interferenza con i Brevetti N. ENGINEERING, con udienza per l’esame della relazione finale di CTU al 14.12.2018.

1.9. Infine, all’udienza in data 18.07.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall’art. 1, 1° comma, Legge n. 742/1969 (come modificato dall’art. 16, 1° comma, D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 162/2014), ai sensi del quale il decorso dei termini processuali “è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.”

1.10. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. .

2. Sulle domanda di merito proposta dalle parti attrici in via principale di accertamento della nullità del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1), di titolarità della N. ENGINEERING S.r.l.

2.1. Come si è detto, le parti attrici società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L. hanno chiesto nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1), di titolarità della N. ENGINEERING S.r.l., per i motivi esposti nella narrativa in fatto ed in diritto.

La domanda non risulta fondata, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

 

2.2. Invero, si deve innanzitutto premettere quanto accertato e riferito dal CTU Ing. Giovanni B. nella relazione depositata in corso di causa e datata 19 ottobre 2017 sul contenuto, ambito di protezione e stato legale del brevetto italiano IT1320227B1 di N. ENGINEERING S.R.L. (cfr. pagine 6 e seguenti della relazione scritta):

- il brevetto nazionale IT1320227B1 (infra, IT’227) è stato depositato a nome N. ENGINEERING di Armando Lodovico & C. S.n.c. in data 05 Luglio 2000 con il numero di domanda TO2000A000679, è stato pubblicato il 06 Gennaio 2002 e concesso in data 26 Novembre 2003;

- il brevetto ha per oggetto un dispositivo ed un metodo per movimentare e svuotare contenitori per la raccolta dei rifiuti, in particolare per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- com’è noto, i contenitori per la raccolta dei rifiuti e in particolare quelli per la raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, ecc.) sono realizzati con aperture di carico sostanzialmente nella parte superiore; il loro svuotamento è effettuato tramite aperture disposte nella parte inferiore; pertanto l’operazione di svuotamento dei contenitori implica il sollevamento del contenitore medesimo, il suo posizionamento al di sopra del veicolo adibito alla raccolta dei rifiuti e quindi lo svuotamento del contenitore mediante le aperture inferiori; gli autoveicoli utilizzati per movimentare e scaricare il contenuto di questi contenitori sono provvisti di un corpo che contiene i rifiuti e di un braccio meccanico girevole e articolato multi-asse, a comando generalmente idraulico, disposto tra il corpo e la cabina del veicolo a cui è collegato un dispositivo per agganciare il contenitore, sollevarlo dal piano stradale e posizionarlo sopra il corpo dell’autoveicolo al fine di svuotare i rifiuti contenuti nello stesso contenitore; risulta evidente, pertanto, che il dispositivo di movimentazione e svuotamento dei contenitori dovrà essere in grado di controllare le aperture inferiori, nel senso di non consentire alla parte inferiore del contenitore di aprirsi durante il sollevamento, sotto il peso dei rifiuti stessi, ma solamente allorquando sarà posizionato correttamente rispetto al mezzo di raccolta;

- analizzando la tecnica nota, in particolare il dispositivo di movimentazione e svuotamento dei contenitori di rifiuti come insegnato dal brevetto US5014870 (US’870), gli estensori del brevetto N. ENGINEERING identificano un primo problema tecnico legato ai tempi di esecuzione delle operazioni necessarie per eseguire queste operazioni secondo la tecnica nota; inoltre, riscontrano ulteriori problemi tecnici legati alla complessità costruttiva ed operazionale del dispositivo secondo US’870 (su cui si rinvia a quanto si dirà infra) nonché alla necessità di prevedere, durante il sollevamento del contenitore che deve rimanere chiuso, una movimentazione eccessiva del meccanismo che mette in trazione i tiranti che assicurano la chiusura delle aperture inferiori del contenitore; alla luce di siffatte problematiche, gli estensori del brevetto si propongono di realizzare un dispositivo che:

- per conseguire tali scopi, il brevetto IT’227 illustra un dispositivo per la movimentazione e lo scarico del contenuto di contenitori per la raccolta di rifiuti comprendente essenzialmente un dispositivo di aggancio di un contenitore per rifiuti ed un contenitore per rifiuti atto ad essere ingaggiato e movimentato da detto dispositivo di aggancio; il testo del brevetto descrive alcune forme di realizzazione del dispositivo, come illustrate nelle figure tratte dal fascicolo brevettuale e riprodotte nella relazione scritta a pag. 8;

- secondo quanto descritto ed illustrato, il dispositivo brevettato comprende essenzialmente un contenitore per la raccolta dei rifiuti, del tipo caricabile dall’alto e svuotabile dal basso, e un dispositivo di aggancio per sollevare e svuotare il contenitore medesimo, montato all’estremità libera di un braccio articolato portato da un veicolo; il contenitore è provvisto di un meccanismo di sollevamento e svuotamento atto ad essere impegnato dal dispositivo di aggancio per consentire il sollevamento del contenitore nonché l’apertura e la successiva chiusura degli sportelli inferiori del contenitore per lo svuotamento dello stesso;

- il meccanismo di sollevamento e svuotamento comprende:

- il dispositivo di aggancio è provvisto di un elemento di presa (mezzi a pinza) atto ad afferrare l’elemento fisso, ed un attuatore atto ad interagire con l’asta di comando per controllarne il movimento rispetto all’elemento fisso; la trasmissione può essere costituita da una pluralità di leve oppure da due pulegge, di cui una fissa, solidale ad una parete superiore del contenitore, ed una mobile, collegata ad un’estremità inferiore dell’asta, ed una fune, avvolta attorno alle pulegge ed avente un’estremità fissa ed un’estremità collegata ai tiranti; in entrambe le forme di attuazione, la trasmissione è tale per cui ad uno spostamento di ampiezza determinata dell’asta di comando corrisponde uno spostamento di ampiezza amplificata di un’estremità della trasmissione collegata agli sportelli; ne deriva che, a parità di spostamento verso il basso degli sportelli, si ha una escursione ridotta dell’asta di comando, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi complessivi dell’operazione di svuotamento del contenitore nonché della compattezza del dispositivo di aggancio; in particolare, quando il contenitore è appoggiato al suolo, gli sportelli sono chiusi, l’asta di comando è nella sua posizione abbassata e la trasmissione mantiene i tiranti in trazione; prima di sollevare il contenitore, l’elemento di presa del dispositivo di aggancio impegna l’elemento fisso e l’attuatore del dispositivo di aggancio impartisce una pressione sull’asta di comando per mantenerla nella posizione abbassata; in questo modo, quando il contenitore viene issato, la trasmissione mantiene i tiranti in trazione e gli sportelli chiusi; per svuotare il contenitore, l’attuatore viene comandato in modo tale da lasciare l’asta di comando libera di spostarsi verso la posizione sollevata, gli sportelli si aprono per gravità sotto il peso dei rifiuti e, attraverso la trasmissione, spingono l’asta di comando nella sua posizione sollevata; la chiusura degli sportelli avviene riportando l’asta di comando nella sua posizione abbassata;

- l’ambito di protezione del brevetto è quindi definito dalle sue rivendicazioni che sono in totale quarantatré; nello specifico il brevetto IT’227 presenta due rivendicazioni indipendenti di prodotto (riv. 1 e 41), riportate alle pagine 10 ed 11 della relazione scritta; alla rivendicazione 1 seguono le rivendicazioni 2- 40 dipendenti dalla prima rivendicazione; sono presenti poi ulteriori due rivendicazioni indipendenti di metodo (riv. 42-43)m riportate alle pagine 11 e 12 della relazione scritta; il brevetto comprende poi ancora una rivendicazione indipendente (riv. 44) relativa al prodotto “contenitore” e un’ultima rivendicazione (riv. 45) cosiddetta rivendicazione “omnibus”;

- il brevetto è ad oggi in vita.

2.3. Giova quindi richiamare quanto accertato e riferito dal CTU Ing. Giovanni B. nella relazione depositata in corso di causa e datata 19 ottobre 2017 sul contenuto, ambito di protezione e stato legale del brevetto europeo EP1172308 B1 convalidato in Italia di N. ENGINEERING S.R.L. (cfr. pagine 12 e seguenti della relazione scritta):

- il brevetto europeo EP1172308 B1 (EP’308) è stato depositato a nome N. ENGINEERING di Armando Lodovico & C. S.n.c. in data 04 Luglio 2001, rivendica come priorità la domanda nazionale TO2000A000679, è stato pubblicato il 16 Gennaio 2002 e concesso in data 22 Settembre 2004; è stato convalidato in Italia mediante il deposito della relativa traduzione italiana presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data13 dicembre 2004, con il n. 73294BE/2004;

- tale traduzione presentava all’origine un errore di traduzione che è stato sanato attraverso un testo rettificato depositato all’UIBM in data 08.04.2016 N.762016000036543;

- il brevetto ha per oggetto lo stesso dispositivo già descritto nel brevetto italiano IT’227 e pertanto si fa riferimento al punto precedente per quanto attiene alla descrizione del trovato;

- l’ambito di protezione del brevetto è definito dalle sue rivendicazioni che sono complessivamente quarantadue; nello specifico il brevetto presenta tre rivendicazioni indipendenti, una di prodotto (riv. 1) e due di metodo (riv. 41- 42), riportate alle pagine 13, 14 e 15 della relazione scritta; alla rivendicazione 1 seguono le rivendicazioni 2- 40 dipendenti;

- il brevetto europeo EP’308 convalidato in Italia, presenta pressoché lo stesso ambito di protezione del brevetto nazionale IT’227 (sua priorità); sono però state eliminate le due rivendicazione indipendenti (corrispondente alla riv. 41 del brevetto IT’227) relativa al prodotto, la rivendicazione indipendente relativa al prodotto “contenitore” (corrispondente alla riv. 44 del brevetto IT’227) e l’ultima rivendicazione (riv. 45) cosiddetta rivendicazione “omnibus”;

- il brevetto è, ad oggi, in vita.

2.4. Per una migliore comprensione delle caratteristiche essenziali rivendicate nei brevetti N. ENGINEERING, IT’227, EP’308 (d’ora in avanti, per brevità, anche “brevetti NE”), il CTU ha riportato il seguente comune elenco schematico delle suddette caratteristiche (cfr. relazione scritta alle pagine 15 e 16):

a. un dispositivo di aggancio per l’attacco di un contenitore per rifiuti;

b. un contenitore per rifiuti movimentato da detto dispositivo di aggancio c. in cui il dispositivo di aggancio presenta un corpo a cui sono associati primi mezzi per l’ aggancio del contenitore, ovvero i mezzi a pinza;

in cui il contenitore comprende:

d. secondi mezzi (bussola 3 fissata ad una estremità in modo solidale al contenitore e avente all’altra estremità un anello 4 avente diametro superiore alla bussola) per consentire l’attacco del dispositivo di aggancio, ovvero l’elemento fisso;

e. terzi mezzi scorrevoli (asta scorrevole 5, 5’ e 5”) nei secondi mezzi (elemento fisso);

f. quarti mezzi (la trasmissione) aventi una prima estremità connessa allo sportello e una seconda estremità connessa a detti terzi mezzi e caratterizzato da

g. quinti mezzi (ovvero, l’attuatore) disposti scorrevolmente nel corpo del dispositivo di aggancio per il controllo del movimento verticale dei terzi mezzi (asta 5;5';5"), e

h. quarti mezzi realizzati con un cinematismo che amplifica il movimento dei terzi mezzi.

L’analisi della validità dei “brevetti NE” potrà quindi essere condotta per entrambi i brevetti esaminando le suddette caratteristiche.

2.5. Ciò premesso, a sostegno della suddetta domanda le parti attrici hanno dedotto, in particolare:

- che le società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L. sono due realtà imprenditoriali di fama internazionale nel settore della raccolta dei rifiuti, operanti nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari e dispositivi per la raccolta e la gestione dei rifiuti industriali e urbani;

- che, segnatamente, A. INDUSTRIE S.P.A. è specializzata nella produzione di veicoli per l’igiene urbana ed offre una gamma di prodotti senza eguali in Europa e nel mondo - anche attraverso le consociate in Repubblica CECA, Venezuela, Regno Unito, Svizzera e Francia - spaziando dalla costruzione di compattatori a veicoli satelliti, minicompattatori e spazzatrici (doc. 3);

- che uno dei principi cardine di A. INDUSTRIE S.P.A. e del gruppo di cui essa fa parte è il miglioramento continuo dell’offerta, cooperando e imparando anche dalle esperienze di società operanti in altri Paesi; è anche in quest’ottica che la proprietà di A. ha acquisito una considerevole partecipazione azionaria nella società di diritto spagnolo P. S.L. (doc. 4);

- che le società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L., - nel corso di uno studio di fattibilità per un innovativo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani progettato da P. S.L. e di probabile distribuzione, al di fuori della Spagna, ad opera di A. INDUSTRIE S.P.A. - hanno fatto esaminare ai propri consulenti due brevetti di titolarità di N. ENGINEERING S.R.L., operante anch’essa nello stesso settore delle attrici, sia a livello nazionale che internazionale, (cfr. doc. 2; doc. 5);

- che, in particolare, N. ENGINEERING S.R.L. è titolare del brevetto italiano n. 1320227, domanda depositata in data 5 luglio 2000 presso l’U.I.B.M. (anche “Brevetto NE IT”) con il numero TO2000A000679, e concesso il 26.11.2003, dal titolo “Dispositivo per la movimentazione, e lo scarico del contenuto, di contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, e contenitori per detto dispositivo”, per cui risulta trascritta la costituzione di un diritto di garanzia in favore di ICCREA e BCC CHERASCO (doc. 6 e doc. 7);

- che il brevetto NE IT è stato successivamente esteso a livello europeo con domanda del 4 luglio 2001, con il numero 1116183.3, che rivendica la priorità del Brevetto NE IT ed è stato concesso il 22.09.2004 con modifiche e registrata con n. EP1172308B1, dal titolo “Device and method for handling and emptying containers destined for the waste collection” (anche “Brevetto NE EP” e, congiuntamente a “Brevetto NE IT”, i “Brevetti NE”; doc. 8);

- che, salvo il mancato pagamento delle successive tasse annuali di mantenimento in vita, i diritti conferiti dai “Brevetti NE” si estingueranno rispettivamente il 05.07.2020 e il 04.07.2021, per scadenza del termine ventennale di efficacia;

- che dopo attenta e scrupolosa disamina, i consulenti brevettuali incaricati da A. e P. hanno concluso che i “Brevetti NE” devono ritenersi nulli;

- che, conseguentemente, le attrici, per evitare future contestazioni da risolvere nella sede giudiziale, il 1° dicembre 2015 hanno inviato una comunicazione a N. ENGINEERING S.R.L., prospettando la situazione e offrendo la propria disponibilità ad un incontro (doc. 9); a tale comunicazione N. ENGINEERING S.R.L. ha risposto con lettera del 7 dicembre 2015, affermando la validità dei “Brevetti NE”, rifiutando ogni collaborazione o confronto e annunciando l’avvenuta predisposizione degli atti di tutela nelle sedi opportune (doc. 10); in particolare, nella sua lettera N. ENGINEERING S.R.L. ha contestato alle attrici di diffondere “presso i potenziali clienti (inclusi i clienti di N. ENGINEERING) la fraudolenta notizia di avere la possibilità di fornire proprie attrezzature adatte al sollevamento ed allo svuotamento dei contenitori dotati di gancio a fungo F-90 prodotti da N. ENGINEERING S.R.L. e protetti da brevetto (cfr. doc. 10);

- che, anche a fronte di tale affermazione, le attrici si sono determinate ad introdurre il presente giudizio, essendo invece persuase che, fermo che i “Brevetti NE” sono nulli, in ogni caso il loro valido ambito di tutela non sarebbe azionabile nei confronti degli utilizzatori, e loro danti causa, di attrezzature non fornite da N. ENGINEERING S.R.L. per lo svuotamento dei cassonetti di cui alla citata missiva;

- che N. ENGINEERING S.R.L. sfrutta commercialmente i prodotti che attuano i “Brevetti NE”; in particolare, essi vengono immessi sul mercato con la denominazione “Sistema integrato Easy” (doc. 11); specificamente, N. ENGINEERING S.R.L. offre, da un lato, una gamma di contenitori di rifiuti incorporanti le caratteristiche di cui ai “Brevetti NE” e denominati “New Easy City”, “Semi Underground”, “Underground” e “New Easy Cube” (“Contenitori NE”, doc. 12); dall’altro, essa offre l’attrezzatura “Easy” per lo svuotamento di detti contenitori, realizzata secondo quanto descritto nei “Brevetti NE” (doc. 13);

- che, più nello specifico, tutta la gamma dei “contenitori NE” è dotata internamente di una trasmissione fra l’asta di comando e gli sportelli che realizza un’amplificazione dello spostamento dell’asta di comando, così da ridurre il tempo di ogni operazione di svuotamento; ciò che è visibile dall’esterno è invece un gancio a fungo cosiddetto F-90, atto ad essere impegnato da una pinza che è presente sull’attrezzatura per lo svuotamento e che può azionare l’asta di comando;

- che i “Contenitori NE” sono ad oggi presenti in molte città d’Italia e all’estero, dove sono esportati da N. ENGINEERING S.R.L.e commercializzati dai suoi distributori (docc. da 14 a 17); per quanto concerne la città di Torino, nel 2013 N. ENGINEERING S.R.L.si è aggiudicata l’appalto per la fornitura di un veicolo autotelaio c/attr. mono-operatore bilaterale modello “Easy J2-s” nonché di 300 contenitori stradali in lamiera zincata c/agg. a fungo tipo F-90, per un importo di aggiudicazione di Euro 492.000,00 (doc. 18).

- che, come si è accennato, i “Brevetti NE” devono ritenersi nulli.

2.6. Precisamente, con riguardo all’affermata nullità dei “Brevetti NE”, le parti attrici hanno innanzitutto dedotto:

- che, verificando la traduzione in italiano del “Brevetto NE EP” depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) a seguito della sua convalida emerge immediatamente un significativo errore di traduzione nelle ultime due righe della rivendicazione 1, che recitano “detti quarti mezzi […] sono costruiti in modo che lo spostamento di almeno uno di loro, e uniti ad una porta (14, 15) sia relativamente connesso con lo spostamento di detti terzi mezzi (5; 5’; 5”)”;

- che, oltre a risultare praticamente inintelligibili, in queste due righe viene omessa una caratteristica essenziale dell’invenzione oggetto dei “Brevetti NE”, ossia l’amplificazione dello spostamento dell’asta di comando, risultando così un’indebita estensione dell’oggetto del “Brevetto NE EP” oltre il contenuto della domanda iniziale, estensione che l’art. 76 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) sanziona con la nullità del “Brevetto NE EP”; come noto, infatti, l’art. 76 c.p.i. prevede alla lett. c) la nullità del brevetto, qualora l’oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale, ovvero la protezione del brevetto sia stata estesa;

- che, nel caso di specie, la traduzione in italiano del “Brevetto NE EP” depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) a seguito della sua convalida, omette la caratteristica essenziale dell’amplificazione, estendendo in modo indebito l’ambito di protezione del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale;

- che, ai sensi della norma sopra menzionata, pertanto, la frazione italiana del “Brevetto NE EP” dev’essere dichiarata nulla.

I suddetti rilievi delle parti attrici non possono essere condivisi.

Invero, l’art. 57, 1° comma, c.p.i. prevede testualmente quanto segue: “1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.”

Dunque, la citata norma chiarisce che, al fine di stabilire l’ampiezza della privativa concessa al titolare di un brevetto, si debba fare riferimento non alla traduzione italiana, bensì al testo della domanda nella lingua di procedura davanti l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), consentendosi così di garantire il diritto dei terzi di conoscere esattamente quale sia l’estensione dell’altrui diritto di esclusiva nonché l’interesse generale al fatto che i limiti alla libertà di concorrenza siano stabiliti senza ambiguità.

L’art. 70 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dopo aver previsto, al paragrafo 1, che il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti, dispone, al successivo paragrafo 2 (richiamato dal citato art. 57, 1° comma, c.p.i.), che, “tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non rientra fra le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, tale testo costituisce la domanda originale ai sensi della presente Convenzione.”

Ora, con riguardo al “brevetto NE EP”, esso è stato depositato presso l’EPO in data 04.07.2001 in lingua italiana; di conseguenza, per valutare l’estensione della protezione di tale brevetto, occorre fare riferimento a tale testo.

Come correttamente osservato dalla parte convenuta, confrontandolo il testo concesso dall’EPO con il testo originariamente depositato presso l’EPO in lingua italiana in data 04.07.2001, si può notare che il testo concesso dall’EPO non si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale; d’altra parte, ciò è confermato anche dal fatto che l’EPO ha ritenuto di dover procedere alla concessione del relativo brevetto, in particolare senza effettuare alcun rilievo o considerazione relativi ad una presunta estensione del testo ritenuto concedibile oltre il contenuto della domanda iniziale.

Per quanto riguarda la traduzione del “brevetto NE EP” depositata come convalida in Italia, si deve richiamare l’art. 57, 4° comma, c.p.i., ai sensi del quale una traduzione rettificata “può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.” Nel caso di specie, in data 08.04.2016 risulta essere stata depositata presso l’U.I.B.M. una traduzione rettificata (già in atti) del Brevetto Europeo No. 1172308 conformemente a quanto disposto dalla citata norma.

A seguito di un confronto tra il testo della traduzione rettificata sia con il testo della domanda n. 01116183.3 depositata in lingua Italiana presso l’EPO in data 04.07.2001, sia con il testo della priorità Italiana No. TO2000A000679 (“brevetto NE IT”) rivendicata dal brevetto Europeo n. 1172308, si evince che il testo della traduzione rettificata sostanzialmente corrisponde a quello dei testi in Italiano della domanda Europea n. 01116183.3 e della priorità Italiana n. TO2000A000679.

Pertanto, detta traduzione rettificata è stata depositata al fine di superare alcune difformità presenti nella traduzione originariamente depositata rispetto al testo concesso dall’EPO, derivanti da meri refusi di traduzione o da differenti sfumature linguistiche.

Inoltre, poiché il testo della traduzione rettificata sostanzialmente corrisponde a quello dei testi in Italiano della domanda Europea n. 01116183.3 e della priorità Italiana n. TO2000A000679, deve concludersi che anche la traduzione rettificata non si estende oltre il contenuto della domanda iniziale.

Pertanto, il “brevetto NE EP” come concesso dall’EPO non può ritenersi nullo ex art. 76., lettera c), c.p.i.¹, dal momento che tale testo sostanzialmente corrisponde a quello depositato in lingua italiana presso l’EPO in data 04.07.2001.

Neppure la traduzione rettificata depositata presso l’U.I.B.M. in data 08.04.2016 può ritenersi nulla ex art. 76., lettera c), c.p.i., atteso che il testo di tale traduzione rettificata sostanzialmente corrisponde a quello dei testi in Italiano della domanda Europea n. 01116183.3 e della priorità Italiana No. TO2000A000679.

Del resto, come si è accennato, lo stesso CTU Ing. Giovanni B., del resto, ha chiarito (cfr. pagina 12 e 13 della relazione scritta) che:

- il brevetto europeo EP1172308 B1 (EP’308), depositato a nome N. ENGINEERING di Armando Lodovico & C. S.n.c. in data 04 Luglio 2001, che rivendica come priorità la domanda nazionale TO2000A000679, pubblicato il 16 Gennaio 2002 e concesso in data 22 Settembre 2004, è stato convalidato in Italia mediante il deposito della relativa traduzione italiana presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data13 dicembre 2004, con il n. 73294BE/2004;

- tale traduzione presentava all’origine un errore di traduzione che è stato sanato attraverso un testo rettificato depositato all’UIBM in data 08.04.2016 N.762016000036543.

2.7. In secondo luogo, sempre con riguardo all’affermata nullità dei “Brevetti NE”, le parti attrici hanno dedotto:

- che il profilo appena rilevato, tuttavia, non è la sola causa di invalidità dei “Brevetti NE”, i quali sono chiaramente carenti dei necessari requisiti per la valida brevettabilità; nella specie, la combinazione di caratteristiche rivendicata nelle rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE” è priva dei necessari requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana alla luce del contenuto dei seguenti documenti, i quali sono stati tutti pubblicati in data largamente antecedente alla data di priorità dei “Brevetti NE” e, quindi, si qualificano a pieno titolo come documenti appartenenti allo stato della tecnica per i “Brevetti NE”:

- che US ‘870 illustra e descrive un Contenitore per la raccolta dei rifiuti che presenta tutte le caratteristiche di cui alle rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE”, ad eccezione della caratteristica dell’amplificazione dello spostamento dell’asta di comando; US ‘870, infatti, descrive un Contenitore atto ad essere sollevato e svuotato per mezzo di una Pinza montata all’estremità libera di un braccio articolato portato da un veicolo; il Contenitore è dotato di un meccanismo di sollevamento atto ad essere impegnato dalla Pinza per consentire il sollevamento del Contenitore e l’apertura verso l’esterno degli sportelli inferiori del Contenitore per lo svuotamento dello stesso; il meccanismo di sollevamento comprende un Fungo solidale ad una parete superiore del Contenitore, un’asta di comando montata scorrevole attraverso il Fungo, e dei tiranti collegati fra l’asta di comando e gli sportelli per spostare questi ultimi, in risposta ad uno spostamento dell’asta di comando, tra una posizione di apertura e una di chiusura; la Pinza è provvista di un elemento di presa montato scorrevole all’interno della Pinza per afferrare il Fungo, ed un attuatore atto ad interagire con l’asta di comando per controllare il movimento dei tiranti del Contenitore;

- che la caratteristica dell’amplificazione è invece descritta in DE ‘465, il quale illustra e descrive un Contenitore per la raccolta dei rifiuti atto ad essere sollevato e svuotato da una Pinza; anche in questo caso, il Contenitore è dotato di un meccanismo di sollevamento atto ad essere impegnato dalla Pinza per consentire il sollevamento del Contenitore e l’apertura degli sportelli inferiori del Contenitore; si rileva come la descrizione di questo brevetto offra indicazioni numeriche chiare ed inequivocabili sull’esistenza di un’amplificazione fra lo spostamento dell’asta di comando e quello delle estremità della trasmissione collegate agli sportelli del Contenitore; alla luce di ciò, e del fatto che il vantaggio - consistente nella compattezza della pinza - che la caratteristica dell’amplificazione dello spostamento dell’asta di comando consente di ottenere, può essere facilmente contemplato in anticipo, risulta ragionevole concludere che l’esperto del ramo non avrebbe incontrato alcuna difficoltà nel modificare il Contenitore di US ‘870 al fine di predisporre una trasmissione in grado di introdurre un’amplificazione fra lo spostamento dell’asta di comando e quello delle estremità della trasmissione collegate agli sportelli del Contenitore; per questa ragione, si ritiene che la combinazione di US ‘870 e DE ‘465 privi le rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE” del necessario requisito della sufficiente altezza inventiva previsto dall’Art. 48 c.p.i. per la concessione di una valida privativa;

- che l’invalidità dei “Brevetti NE”, tuttavia, non emerge solo alla luce di quanto sopra rilevato, ma risulta evidente anche alla luce delle ulteriori anteriorità sopra menzionate; un Contenitore presentante tutte le caratteristiche rivendicate nelle rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE”, è infatti descritto in EP ‘194, che, per l’appunto, illustra e descrive un Contenitore per la raccolta dei rifiuti atto ad essere sollevato e svuotato per mezzo di una Pinza montata all’estremità libera di un braccio articolato portato da un veicolo; il Contenitore è dotato di un meccanismo di sollevamento e svuotamento atto ad essere impegnato dalla Pinza per consentire il sollevamento del Contenitore e l’apertura verso l’esterno degli sportelli inferiori del Contenitore per lo svuotamento dello stesso; il meccanismo di sollevamento comprende un Fungo solidale ad una parete superiore del Contenitore, un’asta di comando montata scorrevole attraverso il Fungo, ed una trasmissione interposta fra l’asta di comando e gli sportelli per spostare questi ultimi, in risposta ad uno spostamento dell’asta di comando, tra una posizione di apertura ed una posizione di chiusura; la Pinza è provvista di un elemento di presa del Fungo, ed un attuatore volto ad interagire con l’asta di comando per controllare l’operatività della trasmissione; l’anteriorità in esame illustra inequivocabilmente (sul punto, si rimanda alle immagini di cui al Parere, p. 11) una trasmissione che realizza un’amplificazione fra lo spostamento dell’asta di comando e quello delle estremità della trasmissione collegate agli sportelli del Contenitore; dall’esame, inoltre, delle due Figure estratte dal corrispondente brevetto statunitense US ‘888 (si veda Parere, p. 12 e 13), le quali illustrano in scala ingrandita dei particolari, comunque visibili nella Figura di EP ‘194, della trasmissione e del Fungo di cui il Contenitore di EP ‘194 è provvisto, risulta incontestabilmente come la trasmissione illustrata in EP ‘194 introduca un’amplificazione dello spostamento dell’asta di comando; alla luce di tali rilievi, si ritiene che EP ‘194 privi le rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE” del necessario requisito della novità previsto dall’art. 46 c.p.i. per la concessione di una valida privativa; inoltre, eventuali differenze - che in ogni caso si qualificherebbero come ancillari - eventualmente individuabili fra quanto rivendicato nelle rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE” ed il contenuto di EP ‘194, o sarebbero rintracciabili in DE ‘465, oppure riguarderebbero alternative progettuali routinarie o trascurabili modifiche costruttive che ricadrebbero certamente nella pratica abituale dell’esperto del ramo, specialmente per il fatto che i vantaggi tecnici che queste permetterebbero di raggiungere sarebbero senza difficoltà contemplabili in anticipo, non contribuendo così all’altezza inventiva di quanto rivendicato nelle rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE”;

- che per queste ragioni, dunque, le rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE” risultano chiaramente prive del necessario requisito della sufficiente altezza inventiva previsto dall’Art. 48 c.p.i. per la concessione di una valida privativa dalla combinazione degli insegnamenti di EP ‘194 con quelli di DE ‘465 o delle conoscenze dell’esperto del ramo; in definitiva, pertanto, si ritiene che le rivendicazioni indipendenti dei “Brevetti NE” siano palesemente prive dei necessari requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46 e 48 c.p.i. per la concessione di una valida privativa.

- che, per quanto concerne le rivendicazioni dipendenti, a causa del loro numero molto elevato, che condurrebbe ad una analisi eccessivamente lunga e complessa, per maggiore chiarezza espositiva si preferisce operare una suddivisione; le rivendicazioni dipendenti, infatti, possono essere raggruppate in due macro categorie, che verranno qui di seguito esaminate separatamente: quelle che riguardano la trasmissione che realizza l’amplificazione dello spostamento dell’asta di comando e quelle che riguardano la Pinza utilizzata per afferrare il Fungo ed azionare l’asta di comando, indipendentemente che queste siano di sistema o di processo;

- che, in merito alle prime, la trasmissione comprende, per ciascun tirante collegato ad un rispettivo sportello del Contenitore, nient’altro che una comunissima e ben nota leva del primo genere del tipo svantaggioso, ovvero una leva in cui il braccio-potenza (braccio corto) è più corto del braccio-resistenza (braccio lungo), dando così origine ad un movimento dell’estremità libera del braccio lungo a cui è fissato il tirante che risulta maggiore dello spostamento dell’estremità libera del braccio corto a cui è collegata l’asta di comando; è fuori discussione il fatto che la struttura ed il comportamento delle leve del primo genere siano alla stregua del notorio, per cui non è obiettivamente possibile individuare alcuna attività inventiva nell’utilizzo, anch’esso comunque ampiamente noto, di una leva del primo genere per amplificare lo spostamento di un elemento mobile, nella fattispecie rappresentato dall’asta di comando; per questa ragione, tutte le rivendicazioni dipendenti che afferiscono a questa prima forma di realizzazione della trasmissione sono carenti dei necessari requisiti di brevettabilità; nelle figure estratte dai “Brevetti NE” è illustrata in maggior dettaglio la struttura della trasmissione presente all’interno di un Contenitore, nella sua prima forma di realizzazione con pulegge; in questo caso, si rileva come la trasmissione sia formata nient’altro che da un comunissimo sistema di carrucole multiple o paranco noto per amplificare lo spostamento di una fune avvolta sulle carrucole; in particolare, una delle carrucole è solidale con l’asta di comando mentre l’altra carrucola è solidale con il Contenitore, così come un’estremità della fune è solidale con il Contenitore mentre l’altra è collegata ai tiranti; uno spostamento dell’asta di comando risulta così in uno spostamento doppio dell’estremità della fune collegata ai tiranti; anche questi sistemi di carrucole multiple sono notissimi, per cui non è obiettivamente possibile individuare alcuna attività inventiva nell’utilizzo, anch’esso ampiamente noto, di un sistema di carrucole multiplo per amplificare lo spostamento di un elemento mobile, nella fattispecie rappresentato dall’asta di comando; per questa ragione, anche tutte le rivendicazioni dipendenti che afferiscono a questa seconda forma di realizzazione della trasmissione sono carenti dei necessari requisiti di brevettabilità;

- che, con riferimento, infine alle rivendicazioni dipendenti afferenti alla Pinza, quest’ultima presenta le stesse caratteristiche di quelle rintracciabili nell’arte nota, ed in particolare in US ‘870, IT ‘519 e DE ‘551; si evidenzia, infine, un ulteriore profilo di invalidità, in particolare delle rivendicazioni del “Brevetto italiano NE”; alla luce dell’art. 52 c.p.i., infatti, le rivendicazioni devono essere specifiche, indicando con precisione ciò che debba formare oggetto del brevetto; sul punto, preme rilevare la formulazione delle rivendicazioni nn. 44 e 45 del “Brevetto italiano NE”, che presentano la seguente formulazione: “44. Contenitore per la raccolta di rifiuti, in particolare per la raccolta differenziata, secondo una o più delle rivendicazioni precedenti e/o gli insegnamenti della presente descrizione e dei disegni annessi. 45. Dispositivo e/o metodo per la movimentazione, e lo scarico del contenuto, di contenitori per la raccolta dei rifiuti, in particolare per la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo una o più delle rivendicazioni precedenti e/o gli insegnamenti della presente descrizione e dei disegni annessi”; trattasi di un chiaro esempio di c.d. “rivendicazioni omnibus”, ossia rivendicazioni generiche, che fanno riferimento a quanto contenuto nelle descrizioni o nei disegni e ritenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti nulle in quanto prive di specificità; iInvero, questo genere di rivendicazioni sono state oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, che ha rilevato come una rivendicazione che non consenta in alcun modo l’identificazione del dispositivo che è l’oggetto da proteggersi non attribuisca nessuna protezione e sia da considerarsi nulla; anche le ultime rivendicazioni menzionate, pertanto, sono da considerarsi nulle per mancanza di specificità;

- che, per le ragioni sopra delineate, dunque, anche tutte le rivendicazioni dipendenti dei “Brevetti NE” che afferiscono alla Pinza sono carenti dei necessari requisiti di brevettabilità;

- che, in conclusione, pertanto, per tutti i motivi fin qui esposti, si ritiene che tutte le rivendicazioni dei “Brevetti NE” siano carenti dei necessari requisiti di brevettabilità di cui agli artt. 46 e 48 del c.p.i. per la concessione di una valida privativa, e che, di conseguenza, i “Brevetti NE” siano nulli ai sensi dell’ Art. 76(1)(a) e (c) c.p.i..

I suddetti rilievi delle parti attrici non possono essere condivisi.

2.7.1. Invero, il CTU Ing. Giovanni B., ha innanzitutto preso in esame lo stato della tecnica, analizzando i seguenti documenti prodotti dalle parti attrici (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 16 e seguenti):

Con riguardo al brevetto statunitense US5014870A (infra US’870), il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 16 e seguenti):

- il brevetto US’870 è il documento descritto dagli estensori dei “brevetti NE” e quindi da loro considerato come il documento di tecnica nota più prossimo all’invenzione di cui ai suddetti brevetti. La domanda di brevetto è stata depositata l’11 maggio 1990, rivendicando una priorità tedesca) ed il relativo brevetto è stato concesso il 14 maggio 1991;

- US’870 descrive un contenitore per rifiuti atto ad essere sollevato e svuotato per mezzo di un dispositivo di aggancio collegato agli sportelli adibiti allo scarico del contenitore stesso; il dispositivo di aggancio è montato all’estremità libera di un braccio articolato portato da un autoveicolo e comprende un primo elemento di accoppiamento o bussola fissata al contenitore ed un secondo elemento di accoppiamento o barra scorrevole all’interno della bussola, la quale presenta all’estremità superiore che sporge dal contenitore una flangia, mentre l’altra estremità della barra si trova all’interno del contenitore, ed è collegata con dei tiranti che a loro volta sono fissati al fondo apribile del contenitore; tali tiranti sono realizzati con elementi non rigidi o funi: quando il contenitore è appoggiato a terra, si trovano in una condizione di rilascio; il dispositivo di aggancio è provvisto di un elemento di presa per afferrare la bussola, ed un attuatore atto ad interagire con l’asta di comando per controllarne il movimento rispetto alla bussola; in particolare, il dispositivo di aggancio presenta delle leve dotate di primi ganci per realizzare un primo aggancio con la flangia presente sulla bussola fissata al contenitore, tale primo aggancio permettendo l’accoppiamento tra il dispositivo di aggancio ed il contenitore; inoltre, il dispositivo di aggancio comprende un attuatore dotato di secondi ganci per realizzare un secondo aggancio con la flangia presente all’estremità superiore della barra scorrevole; questo secondo aggancio permette l’accoppiamento tra il dispositivo di aggancio e la barra scorrevole, in particolare al fine di effettuare la movimentazione verso l’alto della barra scorrevole in modo tale da mantenere la parte inferiore del contenitore in posizione di chiusura.

Con riguardo alla domanda di brevetto tedesca DE3523465A1 (infra DE’465), il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 18 e 19):

- la domanda di brevetto tedesco DE’465 è stata depositata il 1 luglio 1985; il relativo brevetto è stato concesso in data 8 gennaio 1987;

- la domanda di brevetto tedesco DE’465 descrive un contenitore per rifiuti comprendente un corpo a forma di campana dotato di almeno un’apertura per l’inserimento dei rifiuti e di una coppia di sportelli inferiori che possono essere aperti per mezzo di una rotazione attorno ai rispettivi perni;

- al di sopra della parete del contenitore è posizionato un anello associato ad un tubo posizionato all’interno del contenitore, al quale sono collegate due aste articolate per mezzo di un organo portabielle posizionato sull’asta; all’estremità opposta dette aste sono articolate ad un meccanismo di azionamento degli sportelli inferiori; il meccanismo di azionamento comprende una leva oscillante associata ad un perno che presenta asse di rotazione parallelo al perno dello sportello in modo che sportello e leva possano ruotare su piani di rotazione paralleli; la leva comprende all’estremità opposta alla quale è vincolata al perno un elemento di collegamento intermedio articolato in un punto di rotazione allo sportello;

- il testo brevettuale (traduzione automatica) precisa che: “La trasmissione del moto del tubo 4 agli sportelli inferiori 2 mediante l'asta articolata 16, la leva oscillante 13 e il collegamento intermedio 14 provoca un movimento alternativo all’asta 4 di circa 400 mm, quindi può essere effettuata una rotazione degli sportelli inferiori di 90°, e una distanza tra la posizione del punto 15 nella condizione chiusa e nella condizione aperta degli sportelli inferiori 2 è circa 800 mm. … Gli sportelli inferiori 2 sono mostrati nel disegno in una posizione parzialmente aperta. Per lo svuotamento del contenitore è però necessaria un'apertura degli sportelli inferiori 2 di circa 90°, posizione che è ottenuta per mezzo di un ulteriore abbassamento dell’asta 4”;

- quindi, il documento DE ‘465 offre un indicazione numerica di un’amplificazione fra lo spostamento dell’asta di comando e quello delle estremità della trasmissione collegate agli sportelli del contenitore.

Con riguardo al brevetto europeo EP0790194B1 (infra EP’194), il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 20 e 21):

- il brevetto europeo EP’194 deriva da una domanda depositata il 10 febbraio 1997 e rivendica una priorità spagnola del 9 febbraio 1996; il relativo brevetto è stato concesso in data 16 agosto 2001;

- il brevetto europeo EP’194 descrive un sistema per la raccolta dei rifiuti comprendente un veicolo dotato di braccio telescopico atto ad effettuare il sollevamento e lo spostamento di un contenitore per rifiuti; detto braccio comprende un dispositivo di aggancio e il contenitore comprende un meccanismo di azionamento per l’apertura degli sportelli inferiori del contenitore; l’apertura degli sportelli avviene quando il dispositivo di aggancio è in contatto con l’elemento di fermo, posizionato sul primo tratto del braccio, per mezzo della chiusura del braccio telescopico che effettua lo spostamento del contenitore dei rifiuti; l’apertura degli sportelli è realizzata per mezzo di un’unità di trasmissione schematizzata in figura a pag. 20 della relazione scritta ma non sufficientemente descritta nel testo brevettuale.

Con riguardo al brevetto statunitense n. US6276888B1 (infra, US’888) il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 21 e 22):

- il brevetto statunitense US’888 è stato depositato il 10 Febbraio 1997 e concesso in data 21 Agosto 2001;

- il brevetto appartiene alla stessa famiglia di brevetti di EP’194 con il quale condivide la priorità spagnola ES9600325, la cui data di deposito è il 9 Febbraio 1996;

- il brevetto US’888, in base alla vecchia normativa statunitense non è stato pubblicato dopo 18 mesi dalla data di deposito, bensì solamente all'atto della concessione quindi il 21 Agosto 2001, ovvero (conviene enunciarlo subito) posteriormente alla data di priorità dei “brevetti NE”;

- il brevetto US’888 descrive un dispositivo corrispondente al dispositivo descritto in EP’ 194 ma, in aggiunta, descrive in modo dettagliato il dispositivo di apertura degli sportelli posto all’interno del contenitore per rifiuti; in particolare, illustra la serie di leve e manovelle che articolano l’apertura dello sportello inferiore del contenitore per rifiuti, come mostrato nelle figure 7 e 8 della relazione scritta; la serie di leve comprende una prima asta che agisce su una leva fissata al contenitore attraverso il suo fulcro di leva; la leva con l’estremità esterna agisce su una seconda asta, la cui estremità è vincolata ad una piastra oscillante in un punto; detta piastra oscillante può avere un leggero movimento oscillante sul proprio asse spingendo quindi lo sportello attraverso una manovella infulcrata alla piastra nel punto e solidale allo sportello; la piastra oscillante agisce attraverso l’asse di bloccaggio sull’alloggiamento di bloccaggio di una forcella di chiusura di un blocco che mantiene fermo lo sportello in posizione chiusa, posizionato sullo stop; l’apertura dello sportello è attuata per mezzo di un pulsante che viene spinto verso l’alto da una molla tramite un disco. Il pulsante termina con una barra trasversale collegata al sistema di leve e manovelle che sono collegate allo sportello del contenitore; l’azionamento del pulsante provoca quindi l’apertura del contenitore.

Con riguardo al brevetto italiano n. IT304519B1 (infra, IT’519) il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alla pagina 23):

- il brevetto italiano IT’519) è stato depositato il 27 marzo 1998 e concesso in data 19 marzo 2001;

- Il brevetto IT’519 descrive un dispositivo per la movimentazione e l’apertura di un contenitore per la raccolta dei rifiuti;

- il dispositivo comprende un primo organo a forcella per l’impegno con un’asta tubolare solidale al contenitore e un secondo organo a forcella mobile rispetto al primo organo a forcella, atto ad impegnarsi con una estremità di un’asta posizionata all’interno del contenitore stesso; il secondo organo è comandato mediante accoppiamenti a vite, attuati da un attuatore idraulico.

Con riguardo al brevetto tedesco DE4441551C1 (infra, DE’551) il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 23 e 24):

- il brevetto tedesco DE’551 è stato depositato il 22 novembre 1994 e concesso in data 1 febbraio 1996;

- il brevetto tedesco DE’551 descrive un dispositivo per la movimentazione e lo svuotamento di un contenitore per rifiuti dal fondo apribile;

- il dispositivo comprende ganci atti ad essere accoppiati all’estremità dell’asta scorrevole di un contenitore per i rifiuti per ottenere l’apertura degli sportelli inferiori di detto contenitore; in particolare, il dispositivo dispone di un’unità di supporto e di una unità di controllo per aprire l’apertura di svuotamento del contenitore; i telai di supporto sono montati verticalmente in un alloggiamento; ogni telaio è provvisto di elementi di accoppiamento per impegnarsi con un dispositivo di controllo che è realizzato a forma di fungo nella sua estremità libera; sul telaio di supporto è montato almeno un gancio di carico per impegnare un dispositivo di comando a forma di occhiello nella sua estremità libera; gli elementi di accoppiamento possono essere due ganci girevoli mobili attorno ad assi sul telaio di supporto e guidati lungo una guida di scorrimento nell’alloggiamento.

2.7.2. Il CTU Ing. Giovanni B. ha quindi analizzato la validità dei brevetti N. ENGINEERING, prendendo innanzitutto in esame la “novità” della rivendicazione 1 indipendente.

Per quanto concerne il brevetto EP’194, il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 26 seguenti):

- il brevetto EP’194 descrive un sistema per la raccolta dei rifiuti comprendente un veicolo dotato di braccio telescopico che effettua lo spostamento di un contenitore per rifiuti; il contenitore comprende un meccanismo di azionamento per l’apertura degli sportelli del contenitore; l’apertura degli sportelli avviene quando il dispositivo di aggancio viene in contatto con l’elemento di fermo posizionato sul primo tratto del braccio, per mezzo della chiusura del braccio telescopico per effettuare lo spostamento del contenitore dei rifiuti; in tale documento è presente soltanto un’unica figura riportata nel paragrafo E.3 del presente parere, nella quale il contenitore per i rifiuti è mostrato in una sezione trasversale nella quale sono visibili “una serie di aste di collegamento e di leve di giunzione (18)” (EP’194 pag. 3 colonna 4 righe 3-4 “a set of connecting rods and joint levers (18)”);

- pertanto, la descrizione brevettuale e la rappresentazione grafica non descrivono in modo inequivocabile la presenza di:

f. quinti mezzi (ovvero, l’attuatore) disposti scorrevolmente nel corpo del dispositivo di aggancio per il controllo del movimento verticale dei terzi mezzi (asta 5;5';5"), e

g. quarti mezzi (ovvero, la trasmissione) realizzati con un cinematismo che amplifica il movimento dei terzi mezzi;

- per quanto riguarda l’amplificazione, il CTU si trova in disaccordo con quanto sostenuto dal CTP delle parti attrici nel suo parere tecnico (doc.19) pagina 11 ultimi due capoversi e pag.12 “La Figura sopra riportata illustra inequivocabilmente una trasmissione che realizza un’amplificazione fra lo spostamento dell’asta di comando e quello delle estremità della trasmissione collegate agli sportelli del Contenitore. Questa caratteristica risulta evidente sia dalla struttura del leverismo e dei punti di vincolo, che da semplici considerazioni di carattere costruttivo. Infatti, i rapporti di trasmissione unitari (in cui di tanto si sposta l’asta di comando, di altrettanto si spostano le estremità della trasmissione collegate agli sportelli dei contenitori) vengono realizzati da trasmissioni che utilizzano aste rigide collegate fra l’asta di comando e gli sportelli dei contenitori, per cui è fuori di dubbio che quello illustrato nella Figura sopra riportata non sia una trasmissione che introduce un rapporto di trasmissione unitario, bensì diverso dall’unità”;

- secondo il CTU, invece, l’apertura degli sportelli 17, realizzata per mezzo dell’unità di trasmissione 18 che comprende una pluralità di leve tra di loro articolate, non è sufficientemente descritta nel testo brevettuale; infatti, nel paragrafo [0022] del testo concesso, peraltro coincidente con il testo depositato, è possibile leggere: “A mechanism (16) is included in the upper part which action by means of the rod (15) of the hooking device (12), acts on the opening of some unloading gates (17) foreseen in the bottom of such container (4), which gates (17) are linked to a set of connecting rods and joint levers (18) that in the resting position maintain the closing of such gates (17), while in the driving position by means of the rod (15) on the mechanism (16) act on the gates (17) producing their opening to carry out the unloading of the wastes from the container (4) to the compacting box (2), when the crane (3) has produced the pertinent hooking and displacement movements in order to produce that opening and the facing of the exit of the container with the loading door of the compacting box (2). The mentioned gates (17) are equipped with means of safety lock”; quindi, il testo brevettuale è assolutamente silente su come è realizzata l’articolazione della pluralità di leve 18 che formano l’unità di trasmissione; né tantomeno dal testo brevettuale si può evincere se il gruppo di leve realizza un qualsivoglia rapporto di trasmissione; anche l’unico disegno allegato sembra puramente schematico e da tale rappresentazione non si evince in modo inequivocabile se l’unità di trasmissione 18 realizza un’amplificazione del moto degli sportelli rispetto al moto verticale del dispositivo di aggancio; un forte indizio circa l’insufficienza di descrizione dell’unità di trasmissione (e tantomeno dell’eventuale amplificazione tra lo spostamento dell’asta di comando e dei mezzi di collegamento agli sportelli del contenitore ) nel testo di EP’194 è confermata dalla presenza del parallelo brevetto statunitense US’888 in cui sono descritti nel dettaglio, anche attraverso l’aggiunta di figure esplicative, sia la geometria della pluralità di leve sia il moto delle stesse provocato dallo spostamento dell’asta di comando; non a caso, lo stesso CTP delle parti attrici afferma nella prima memoria tecnica (All.4) pagina 4 ultimo capoverso “US’888….ha un contenuto informativo più ricco di EP ‘194”;

- pertanto secondo il CTU, l’insegnamento della domanda brevetto EP‘194 non priva le rivendicazioni indipendenti dei brevetti N. ENGINEERING del requisito della novità.

Per quanto concerne il brevetto statunitense US’888, il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 28 seguenti): il brevetto statunitense US’888, pur essendo stato depositato prima dei “brevetti NE” è stato peraltro pubblicato il 21 Agosto 2001 e, dunque, posteriormente alla data di priorità dei “brevetti NE” (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 28 e 29). Secondo il CTU, il brevetto statunitense non può essere considerato come una “domanda di brevetto italiano” e neppure come una “domanda di brevetto europeo designante l’Italia”; inoltre, come già detto, pur avendo una data di deposito anteriore rispetto alla data di deposito dei “brevetti NE”, è stato pubblicato dopo la data di deposito di entrambi i brevetti NE.

Pertanto, il brevetto US’888 non può essere considerato “stato della tecnica nota” in riferimento ai brevetti N. ENGINEERING secondo le previsioni dell’art. 46, 3° comma, c.p.i. o dell’art. 54, 3° comma, EPC.

Consapevole di questo, le parti attrici, allo scopo di poter introdurre anche il brevetto US’888 (che, come si è detto, è stato pubblicato posteriormente alla data di deposito/priorità dei “brevetti NE”), tra i documenti di tecnica nota opponibili ai “brevetti NE”, hanno prodotto con la loro prima memoria tecnica, consegnata in data 5 giugno 2017, un affidavit a nome del sig. RUBIO, inventore designato di EP’194 e US’888 (cfr. all. 10 alla prima memoria delle parti attrici, con traduzione in italiano nell’all. 11). Senonché, si deve osservare che la produzione di tale affidavit del sig. RUBIO risulta inammissibile, essendo stato proposto soltanto nel corso delle operazioni peritali e, dunque, successivamente alla scadenza del secondo termine perentorio previsto dall’art.183, 6° comma, c.p.c., tra l’altro, per la prodizione di documenti.

Il CTU ha dunque accertato che “l’insegnamento del brevetto US’888 non è opponibile ai “brevetti NE” in quanto non può essere considerato una domanda segreta ai sensi dell’art. 46, 3° comma, c.p.i., né l’affidavit del Sig. RUBIO accerta la predivulgazione del contenuto del brevetto US’888” (cfr. relazione scritta a pagina 33).

Risulta quindi irrilevante l’opinione riferita dal CTU stesso nella relazione scritta a chiarimenti datata 30.03.2018 in merito alla rilevanza del contenuto tecnico del brevetto US’888 circa i requisiti di brevettabilità dei “brevetti NE”. Invero, come chiarito dallo stesso CTU, nel solo caso in cui il brevetto US’888 potesse essere considerato una “tecnica nota2 da opporre ai brevetti N. ENGINEERING, ne inficerebbe i requisiti di brevettabilità della rivendicazione indipendente 1 dei suddetti brevetti (ma non delle rivendicazioni limitate, come proposte dal titolare). Senonché, come si è detto, il brevetto US’888 non può essere considerato “stato della tecnica nota” in riferimento ai brevetti N. ENGINEERING, secondo le previsioni dell’art. 46, 3° comma, c.p.i. o dell’art. 54, 3° comma, EPC.

2.7.3. Il CTU Ing. Giovanni B. ha quindi preso in esame la “attività inventiva” della rivendicazione 1 indipendente.

Per quanto concerne il brevetto US ‘870 in combinazione con DE’465, il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 33 seguenti):

- il brevetto US ‘870 descrive un contenitore per rifiuti comprendente un dispositivo di aggancio collegato agli sportelli di scarico del contenitore stesso per mezzo di funi ad essi collegate; il funzionamento del dispositivo e del contenitore dei rifiuti è sostanzialmente opposto rispetto al funzionamento descritto e rivendicato nei brevetti N. ENGINEERING: il movimento della barra scorrevole verso l’alto mantiene in posizione di chiusura degli sportelli del fondo del contenitore per mezzo della tenuta in tensione delle funi; l’apertura del contenitore è attuata attraverso l’accoppiamento tra il dispositivo di aggancio e il contenitore per mezzo di primi ganci con la bussola fissata al contenitore; il dispositivo di aggancio comprende un attuatore che realizza l’accoppiamento tra il dispositivo di aggancio e la barra scorrevole (all’interno della bussola) per mezzo di secondi ganci; il brevetto US’870 non descrive né fa alcun riferimento a:

g. quarti mezzi realizzati con un cinematismo che amplifica il movimento dei terzi mezzi;

infatti, il documento US’870 non insegna alcuna amplificazione tra lo spostamento della barra scorrevole e gli elementi di trasmissione del moto (funi) agli sportelli di apertura del contenitore; la presente considerazione del CTU trova in accordo sia il CTP delle parti attrici sia il CTP della parte convenuta; vi è disputa invece, tra i due CTP per quanto attiene alla descrizione dei “quinti mezzi”:

f. quinti mezzi (ovvero, l’attuatore) disposti scorrevolmente nel corpo del dispositivo di aggancio per il controllo del movimento verticale dei terzi mezzi (asta 5;5';5");

il CTU concorda con il parere delle parti attrici in quanto il documento US’870 descrive inequivocabilmente un attuatore 49 (hydraulic piston and cylinder unit) che è montato scorrevole nel corpo del dispositivo di aggancio e controlla il movimento verticale della barra scorrevole 18, ovvero dei terzi mezzi; va però osservato che il funzionamento del dispositivo secondo questo brevetto è, come sostenuto anche dal CTP di parte convenuta, sostanzialmente opposto rispetto al funzionamento del dispositivo secondo i “brevetti NE”; inoltre, il dispositivo del brevetto anteriore necessita di un ulteriore attuatore per l’aggancio della barra scorrevole; queste considerazioni però, non rilevano per quanto attiene alle rivendicazioni principali dei “brevetti NE”;

- al fine di dimostrare la mancanza di attività inventiva delle rivendicazioni dei brevetti N. ENGINEERING, il brevetto statunitense US’870 è stato combinato con la domanda di brevetto tedesco DE‘465 dal CTP delle parti attrici, il quale sostiene nel suo parere tecnico (doc.19) pag.9 righe 13-14: “La caratteristica dell’amplificazione è invece descritta in DE’465…”;

- la domanda di brevetto tedesco DE‘465 descrive un contenitore per rifiuti comprendente un corpo a forma di campana avente una coppia di sportelli inferiori che possono essere aperti mediante la rotazione degli stessi attorno a due perni a cui sono articolate una coppia di aste ed un meccanismo di azionamento associato a ciascun sportello del contenitore. Il meccanismo di azionamento comprende una leva girevole associata ad un perno che presenta asse di rotazione parallelo al perno dello sportello in modo che sportello e leva possano ruotare su piani di rotazione paralleli e una seconda leva o leva intermedia comprendente all’estremità opposta alla quale è vincolata un elemento di collegamento articolato allo sportello; il funzionamento del dispositivo e del contenitore dei rifiuti è sostanzialmente opposto rispetto al funzionamento descritto e rivendicato nei brevetti N. ENGINEERING: il movimento della barra scorrevole verso l’alto mantiene in posizione di chiusura degli sportelli del fondo del contenitore per mezzo della trasmissione a leve; in DE‘465 è descritta la trasmissione del moto dell’asta di azionamento (corrispondente ai terzi mezzi dei brevetti N. ENGINEERING) agli sportelli inferiori mediante il movimento delle aste di azionamento la quale provoca “un moto alternativo al tubo 4 di circa 400mm, un incernieramento degli sportelli inferiori di 90° può essere effettuato, ed una distanza tra la posizione del punto 15 nella condizione chiusa e nella condizione aperta degli sportelli inferiori di circa 80mm.”; secondo il CTU tale spostamento dell’asta 4 e il corrispondente spostamento del punto di rotazione 15 dell’elemento di collegamento articolato 14 può essere considerato un’amplificazione. In DE’465 si attua una trasmissione tale per cui ad uno spostamento di ampiezza dell’asta di azionamento (terzi mezzi) corrisponde uno spostamento di ampiezza amplificata di un’estremità collegata agli sportelli (quarti mezzi), secondo una modalità differente da come descritto nei brevetti N. ENGINEERING: l’amplificazione in DE’465 dello spostamento dell’asta 4 è calcolato rispetto al movimento del punto 15, posizionato sulla leva intermedia 14 collegata allo sportello 2 (ossia l’estremità inferiore della trasmissione collegata allo sportello); tale leva intermedia infulcrata alla leva 13, è in grado di abbassarsi in modo automatico, all’apertura dello sportello e non necessita di un abbassamento ulteriore dell’asta stessa; quindi, anche se l’amplificazione non è legata ad un meccanismo a leve o pulegge come nei “brevetti NE”, ma all’abbassamento della leva intermedia nei primi istanti di apertura degli sportelli, pur sempre di un’amplificazione si tratta; il CTU è quindi in accordo con quanto sostenuto dal CTP delle parti attrici nel suo parere tecnico (All.) pagina 10 righe 17-19 “DE’465 offre indicazioni numeriche chiare e inequivocabili sull’esistenza di un’amplificazione fra lo spostamento dell’asta di comando e quello delle estremità della trasmissione collegate agli sportelli del Contenitore” e non condivide quanto asserito dal CTP di parte convenuta nella prima memoria tecnica (All.5) : “In particolare, il documento D2 non mostra la caratteristica F) relativa ai “quarti mezzi” che permettono l’ampliamento dello spostamento dell’estremità connessa allo sportello del cassonetto rispetto al movimento effettuato dall’asta scorrevole”, in quanto la leva intermedia 14, seppur con modalità differenti, realizza un’amplificazione del moto degli sportelli;

- pertanto, il tecnico del ramo partendo da US’870 e combinandolo con gli insegnamenti di DE’465, avrebbe identificato una soluzione relativa all’amplificazione del movimento degli sportelli rispetto al movimento della barra scorrevole;

- il CTU è pertanto in accordo con quanto asserito dal CTP delle parti attrici (Doc. 19, pag. 10, righe 26-27) “si ritiene che la combinazione degli insegnamenti US’870 E DE’465 privi le rivendicazioni indipendenti dei Brevetti NE del necessario requisito della sufficienza di altezza inventiva”;

- in conclusione, la combinazione degli insegnamenti US’870 e DE’465 priva le rivendicazioni indipendenti dei brevetti N. ENGINEERING del requisito dell’attività inventiva.

Per quanto concerne EP’194 in combinazione con DE’465, il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 36 e 37):

- nel parere tecnico il CTP delle parti attrici sostiene invece che “EP’194 privi le rivendicazioni indipendenti dei Brevetto NE del necessario requisito della novità” e “eventuali differenze, che in ogni caso si qualificherebbero come ancillari, che potrebbero essere individuate fra quanto rivendicato nelle rivendicazioni indipendenti dei Brevetti NE ed il contenuto di EP’194, queste sarebbero rintracciabili in DE’465...”;

- come descritto nel paragrafo F.1.1 della relazione scritta, la domanda di brevetto EP’194 non descrive l’attuazione dei mezzi di collegamento allo sportello del contenitore e non realizza una amplificazione del movimento dell’asta scorrevole (quarti e quinti mezzi dei brevetti N. ENGINEERING);

- inoltre, la domanda di brevetto DE‘465 non descrive esplicitamente un attuatore (quindi i quinti mezzi), mentre realizza una amplificazione del movimento dell’asta di azionamento rispetto ai mezzi di collegamento agli sportelli;

- nello specifico nessuno dei due documenti presenta la caratteristica:

f. quinti mezzi (ovvero, l’attuatore) disposti scorrevolmente nel corpo del dispositivo di aggancio per il controllo del movimento verticale dei terzi mezzi (asta 5;5';5");

- pertanto secondo il CTU, la combinazione degli insegnamenti EP’194 e DE’465 non priva le rivendicazioni indipendenti dei brevetti N. ENGINEERING del requisito dell’attività inventiva.

Per le motivazioni fino ad ora espresse, il CTU ritiene nulle le ulteriori rivendicazioni indipendenti di metodo (42-43 del brevetto IT’227, 41-42 del brevetto EP’308) che fanno esplicito riferimento al dispositivo della rivendicazione 1 (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alla pagina 37).

Precisamente, la nullità è basata sulla mancanza di attività inventiva di tali rivendicazioni nei confronti del brevetto US’870 alla luce della domanda di brevetto DE’465.

Per quanto attiene invece alle ulteriori rivendicazioni indipendenti di prodotto (41, 44 e 45) presenti nel solo brevetto italiano, il CTU, in accordo con gli esaminatori dell’EPO, le ritiene formalmente non valide.

Con riguardo alle rivendicazioni dipendenti, il CTU ha accertato e riferito, in particolare, quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alle pagine 37 e seguenti):

- nella sua seconda memoria (All. 7), il CTP di parte convenuta richiede al CTU di esprimersi su una eventuale limitazione dei brevetti NE: “nella (denegata e non provata da Controparte) ipotesi in cui il Consulente Tecnico d’Ufficio ritenesse che le caratteristiche oggetto delle attuali rivendicazioni indipendenti dei brevetti N. ENGINEERING sia anticipata sul piano del livello inventivo dagli insegnamenti dei documenti da D1 a D5, si richiede sin da ora che il CTU esprima un proprio giudizio relativamente ad una possibile riformulazione delle rivendicazioni tale da limitarne l’attuale ambito di protezione. Lo scrivente ritiene infatti che tale giudizio dell’Ing. B. permetterebbe di fornire una adeguata ed esaustiva risposta al quesito che il Giudice Istruttore ha rivolto al Consulente Tecnico d’Ufficio”:

- avendo il CTU riscontrato la nullità delle rivendicazioni indipendenti dei “brevetti NE”, il suggerimento di parte convenuta appare appropriato in modo da consentire al CTU di rispondere esaustivamente al quesito peritale, analizzando una o più rivendicazioni dipendenti;

- a tal proposito, una caratteristica dotata di novità e attività inventiva nei confronti dei documenti di tecnica nota è relativa alla configurazione e quindi al funzionamento dei “quinti mezzi” rivendicati nei “brevetti NE”;

- infatti, mentre il brevetto US’870 (ma anche gli altri documenti di tecnica nota riscontrati) insegna a realizzare un dispositivo secondo il quale all’abbassamento della barra scorrevole corrisponde l’apertura degli sportelli e viceversa, l’insegnamento dei “brevetti NE” è che all’abbassamento dell’asta scorrevole corrisponde la chiusura degli sportelli e viceversa; obiettivamente, questo aspetto porta alla realizzazione di una soluzione alternativa, di sicuro provvista di gradiente inventivo;

- tutto ciò è ben spiegato nel brevetto EP’308, paragrafi [0053]-[0058]; in tali passaggi è descritto che, come correttamente sostiene il CTP di parte convenuta (enfasi aggiunta), “a seguito dell’aggancio del contenitore, si attiva l’attuatore (20) in modo tale che il pistone (21) vada ad appoggiarsi sulla testata del perno dell’asta tubolare (5;5’;5”) al fine di mantenere in posizione di chiusura gli sportelli inferiori; è dunque evidente che, secondo gli insegnamenti dei brevetti N. ENGINEERING non è necessario far effettuare nessun movimento all’asta tubolare per mettere in trazione i tiranti e mantenere chiuso il fondo del contenitore durante il suo sollevamento e la sua movimentazione (come invece avviene in tutti i documenti citati da D1 a D5). Inoltre, in accordo con i brevetti N. ENGINEERING per scaricare i rifiuti presenti nel contenitore è sufficiente disattivare l’attuatore (20) in modo tale che l’asta tubolare (5;5’;5”) non sia più contrastata dalla forza esercitata dal pistone (21) e possa scorrere verso l’alto. Sempre in accordo con i brevetti N. ENGINEERING, dopo lo scarico del contenitore si procede ancora una volta in modo inverso rispetto agli insegnamenti presenti nei documenti citati da Controparte, in quanto si procede ad una attivazione dell’attuatore (20) in modo tale che l’asta tubolare (5;5’;5”), sotto la spinta del pistone (21), effettui un movimento verso il basso tale da attivare la chiusura degli sportelli”;

- la caratteristica che consente al dispositivo secondo i “brevetti NE” di realizzare questo funzionamento inverso e sicuramente più vantaggioso rispetto a quello descritto nei documenti anteriori è presente nella rivendicazione dipendente 10 (dipendente direttamente dalla rivendicazione 1) del brevetto IT’227 e della convalida italiana di EP’308;

- la stesura delle rivendicazioni è pressoché identica, a parte piccole variazioni di “wording”; le si riportano comunque entrambe per pronto riscontro:

- come già detto, questa caratteristica non è presente in alcuno dei documenti di tecnica nota ed in particolare non si può derivare né da US’870 né da DE’465; pertanto, qualora parte convenuta chiedesse la limitazione del brevetto ai senso dell’Art. 79, 3° comma, c.p.i. “… in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”, e questa limitazione consistesse nell’accorpamento della rivendicazione 10 alla rivendicazione 1, entrambe come concesse, secondo lo scrivente la nuova rivendicazione 1 risulterebbe provvista dei requisiti di novità e attività inventiva e quindi valida;

- va da sé che le restanti rivendicazioni dipendenti (2-9 e 11-40 di entrambi i “brevetti NE”) sarebbero da ritenersi valide in quanto dipendenti dalla nuova rivendicazione 1.

2.7.4. A seguito delle osservazioni avanzate dalle parti ai sensi dell’art. 195, 3° comma, c.p.c., il CTU ha quindi concluso riferendo testualmente quanto segue (cfr. relazione scritta datata 19.10.2017 alla 49):

2.7.5. Si deve anche richiamare la relazione scritta a chiarimenti datata 30.03.2018, depositata dal CTU (anche) a seguito dell’osservazione della parte convenuta, intesa a conoscere “se la limitazione che prevede l’accorpamento della rivendicazione n. 40 nella n. 1 sia anch’essa dotata del requisito di validità che già il CTU ha espresso in merito all’accorpamento della rivendicazione n. 10 nella n. 1”.

Sul punto, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta a chiarimenti datata 30.03.2018 alle pagine 8 e 9):

- nella memoria di osservazioni alla relazione di CTU, la parte convenuta aveva proposto una seconda limitazione dei “brevetti NE” (oltre a quella analizzata dal CTU, di accorpamento delle rivendicazioni 1 e 10) ottenuta accorpando la rivendicazione 1 con la rivendicazione 40;

- la rivendicazione dipendente 40 del brevetto IT’227 e della convalida italiana di EP’308 è identica nelle due versioni, qui di seguito riportata: “Rivendicazione 40 di IT’227 e di EP’308 - Dispositivo, secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detti quinti mezzi (19,20,21) sono atti a bloccare e/o permettere il movimento di detti terzi mezzi (5;5';5")”;

- secondo il CTU, anche le caratteristiche oggetto della rivendicazione 40 permettono di realizzare un funzionamento inverso rispetto a tutti i documenti di tecnica nota analizzati; nessuno di essi, in particolare i documenti US’870, DE’465 e US’888 contiene alcuna indicazione relativa al fatto di “… bloccare e/o permettere il movimento …” della barra scorrevole del contenitore;

- pertanto, qualora parte convenuta chiedesse la limitazione del brevetto ai senso dell’Art. 79, 3° comma, c.p.i. e questa limitazione consistesse nell’accorpamento della rivendicazione 40 alla rivendicazione 1, entrambe come concesse, secondo il CTU la nuova rivendicazione 1 risulterebbe provvista dei requisiti di novità e attività inventiva e quindi valida;

- va da sé che le restanti rivendicazioni dipendenti (2-39 di entrambi i brevetti NE) sarebbero da ritenersi valide in quanto dipendenti dalla nuova rivendicazione 1;

- in conclusione, la limitazione che prevede l’accorpamento della rivendicazione n. 40 nella n. 1 è anch’essa dotata del requisito di validità.

2.8. Tenuto conto delle predette risultanze della CTU, nel corso del giudizio la parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L. ha provveduto alla riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79, 3° comma, c.p.i., ai sensi del quale: “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.”

Precisamente, nel ricorso cautelare depositato in corso di causa datato 01 marzo 2018, ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 (pagine 12 e seguenti), N. ENGINEERING S.R.L. ha sottoposto al Giudice adito una riformulazione delle rivendicazioni, così come suggerita dallo stesso CTU, entro i limiti del contenuto di ciascuna privativa e della protezione dalla stessa conferita, consistente nell’accorpamento della rivendicazione 40 alla rivendicazione 1, con conseguente individuazione di una nuova valida rivendicazione indipendente 1, così come riconosciuto dal CTU Ing. Giovanni B..

In proposito, per quanto riguarda il “brevetto NE ITA”, si richiama testualmente il punto 2.3.3 del predetto ricorso cautelare:

“2.3.3 Per quanto riguarda il brevetto NE ITA, le modifiche che N. ENGINEERING intende apportare al set di rivendicazioni determinano una nuova rivendicazione 1, corrispondente alla rivendicazione 1 già concessa con l’aggiunta, nel preambolo, delle caratteristiche relative ai c.d. “quinti mezzi” tratte dalla parte caratterizzante della precedente rivendicazione, unitamente alle caratteristiche tratte dalla rivendicazione 40 come concessa, le quali consentono al dispositivo della Ricorrente di realizzare un funzionamento inverso rispetto a tutti i documenti di tecnica nota analizzati. Le nuove rivendicazioni dalla 2 alla 39 corrispondono alle precedenti; le precedenti rivendicazioni 40 e 41 sono state eliminate (in quanto la rivendicazione 40 è stata accorpata alla rivendicazione 1, mentre le caratteristiche relative ai “quarti mezzi” della precedente rivendicazione 41 sono state ritenute già note in forza del documento DE 465); la nuova rivendicazione 40 sostanzialmente corrisponde alla precedente rivendicazione 42; la nuova rivendicazione 41 corrisponde alla precedente rivendicazione 43 con alcune modifiche corrispondenti alle modifiche apportate alla nuova rivendicazione 1; la nuova rivendicazione 42 corrisponde alla precedente rivendicazione 44; la precedente rivendicazione 45 è stata cancellata. Si veda in tal senso il documento che qui si allega quale doc. 12 (recante una prima versione del nuovo set di rivendicazioni con le modifiche evidenziate e una seconda versione senza modifiche evidenziate).”

In proposito, per quanto riguarda la “frazione italiana del brevetto NE EU”, si richiama testualmente il punto 2.3.4 del predetto ricorso cautelare:

“2.3.4 Per quanto riguarda la frazione italiana del brevetto NE EU, le modifiche che N. ENGINEERING intende apportare al set di rivendicazioni determinano una nuova rivendicazione 1, corrispondente alla rivendicazione 1 già concessa, con l’aggiunta, nel preambolo, delle caratteristiche relative ai c.d. “quinti mezzi” tratte dalla parte caratterizzante della precedente rivendicazione, unitamente alle caratteristiche tratte dalla rivendicazione 40 come concessa, le quali consentono al dispositivo della Ricorrente di realizzare un funzionamento inverso rispetto a tutti i documenti di tecnica nota analizzati. Le nuove rivendicazioni dalla 2 alla 39 corrispondono alle precedenti; la precedente rivendicazione 40 è stata eliminata (in quanto accorpata alla 1); le nuove rivendicazioni 40 e 41 sostanzialmente corrispondono alle precedenti rivendicazioni 41 e 42. Si veda in tal senso il documento che qui si allega quale doc. 13 (recante una prima versione del nuovo set di rivendicazioni con le modifiche evidenziate e una seconda versione senza modifiche evidenziate).”

Contrariamente a quanto osservato dalle parti attrici in memoria di replica, la suddetta riformulazione delle rivendicazioni sottoposta al Giudice dalla N. ENGINEERING S.R.L. nel ricorso cautelare risulta ammissibile e rituale. Invero, sebbene la relativa istanza non sia stata inclusa nelle conclusioni rassegnate all’udienza di precisazione conclusioni in data 18.07.2018, la stessa è stata comunque sottoposta al Giudice nel ricorso cautelare depositato nel corso della presente causa di merito.

2.9. Pertanto, tenuto conto dei rilievi svolti deve rigettarsi la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via principale di accertamento della nullità del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1), di titolarità della N. ENGINEERING S.r.l., ma deve altresì accertarsi la riformulazione delle rivendicazioni proposta dalla parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L. nel ricorso cautelare in corso di causa datato 01 marzo 2018 ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 (pagine 12 e seguenti), consistente nell’accorpamento della rivendicazione 40 alla rivendicazione 1, con conseguente individuazione di una nuova valida rivendicazione indipendente 1, così come riconosciuto dal CTU Ing. Giovanni B. nella relazione scritta a chiarimenti datata 30 marzo 2018 depositata in corso di causa.

3. Sulla domanda di merito proposta dalle parti attrici in via subordinata di accertamento dell’intervenuto esaurimento del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1) con riferimento ai prodotti oggetto di messa in commercio da parte di N. ENGINEERING S.r.l. o col suo consenso.

3.1. In via subordinata, le parti attrici società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L. hanno chiesto di accertare e dichiarare l’intervenuto esaurimento del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1) con riferimento ai prodotti oggetto di messa in commercio da parte di N. ENGINEERING S.r.l. o col suo consenso.

La domanda non risulta fondata.

3.2. Invero, a sostegno della predetta domanda, le parti attrici hanno dedotto, in particolare:

- che, fermo che i “Brevetti NE” sono nulli, seppure residuasse un loro valido ambito di tutela, questo non sarebbe azionabile nei confronti degli utilizzatori e loro danti causa, di attrezzature non fornite da N. ENGINEERING per lo svuotamento dei suoi “Contenitori NE” presenti sul territorio; su questi ultimi, infatti, è intervenuto l’esaurimento dei “Brevetti NE”;

- che, come emerge dall’analisi della file history dei “Brevetti NE”, la caratteristica saliente del dispositivo oggetto dei “Brevetti NE” è stata ritenuta solo la capacità della trasmissione collocata nel contenitore di amplificare lo spostamento dell’asta di comando; in altre parole, basta leggere i “Brevetti NE” per concludere che in essi il contenitore è caratteristica essenziale al conseguimento dell’effetto tecnico e senza di esso i “Brevetti NE” non hanno ragione di essere; ne discende, inevitabilmente, che l’immissione in commercio dei “Contenitori NE” da parte della convenuta, o col suo consenso, porta con sé i “Brevetti NE” e, quindi, è sufficiente a determinarne l’esaurimento; in particolare, l’esaurimento, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria chiamata a pronunciarsi sull’art. 36 TFUE, e previsto dal nostro legislatore all’art. 5 c.p.i., secondo cui le facoltà attribuite in via esclusiva al titolare di una privativa di diritto industriale “si esauriscono una volta che i prodotti protetti dal diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo”; a seguito della prima immissione in commercio del prodotto brevettato, dunque, il titolare non può più controllare i passaggi successivi della circolazione del prodotto medesimo;

- che, nel caso di specie, partendo dal caso qui documentato del Comune di Torino, il requisito della messa in commercio, da verificarsi sotto il profilo dell’ottenimento di un profitto o, comunque, di un ritorno economico dallo sfruttamento dei propri titoli brevettuali, emerge chiaramente dall’aggiudicazione da parte di N. ENGINEERING dell’appalto relativo alla fornitura di un veicolo autotelaio c/attr. mono-operatore bilaterale modello “Easy-J2-s” e di 300 contenitori stradali per rifiuti in lamiera zincata c/agg. a fungo tipo F-90 (cfr. doc. 18); da tale produzione documentale, infatti, risulta che N. ENGINEERING ha ricevuto, quale importo di aggiudicazione la somma di Euro 492.000,00, a fronte della fornitura sopra indicata;

- che parimenti soddisfatto è il presupposto concernente il consenso dell’odierna convenuta a tale immissione sul mercato, dal momento che i cassonetti distribuiti e caratterizzati da un sistema di movimentazione e svuotamento del tipo riempibili dall’alto e svuotabili dal basso recano la targhetta N. ENGINEERING sulla copertura, riportante informazioni quali il mese e l’anno di fabbricazione del contenitore e altri dati tecnici (cfr. doc. 17);

- che, sulla base dei rilievi fin qui formulati, si desume l’applicabilità dell’istituto dell’esaurimento del diritto ai prodotti oggetto di tale fornitura e, in particolare, ai 300 “Contenitori NE”;

- che, pertanto, nel caso in cui i “Brevetti NE” non fossero dichiarati nulli, N. ENGINEERING non potrà opporsi all’utilizzazione dei medesimi cassonetti da parte delle odierne attrici nell’esercizio della loro attività economica, anche ai fini della prestazione del servizio di svuotamento con attrezzature non fornite da N. ENGINEERING;

- che il ragionamento appena esposto deve chiaramente replicarsi per ciascuno dei “Contenitori NE” immessi nel mercato nel territorio italiano e/o di uno Stato dell’Unione Europea e/o dello Spazio Economico Europeo.

3.3. Sul punto si deve innanzitutto richiamare l’art. 5, 1° comma, c.p.i., ai sensi del quale: “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”.

3.4. Nel caso di specie, come si è ampiamente detto in precedenza richiamando l’accertamento eseguito dal CTU Ing. Giovanni B., i brevetti N. ENGINEERING si riferiscono ad un dispositivo e ad un metodo per la movimentazione e lo scarico del contenuto di contenitori per la raccolta di rifiuti, in cui il dispositivo comprende un dispositivo di aggancio per la connessione ad un contenitore di rifiuti ed un relativo contenitore per rifiuti.

Come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, i due elementi non possono funzionare l’uno senza l’altro, nel senso che l’attrezzatura prodotta da N. ENGINEERING può movimentare e svuotare solo ed unicamente i contenitori dotati del gancio F-90 ed i contenitori dotati del gancio F-90 possono essere movimentati solamente da un’attrezzatura dotata del sistema di aggancio brevettato.

Del resto, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, relativamente alla c.d. contraffazione indiretta costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrano queste due condizioni: 1) le componenti del macchinario riprodotte e commercializzare siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; 2) queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato; su questo principio di diritto, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di una contraffazione nella produzione e commercializzazione di certi articoli, costituenti la parte caratterizzante di un più complesso macchinar ario, da altri brevettato (cfr. in tal senso: Cass. civile 19 ottobre 2006 n. 22495).

Sempre con riguardo alla contraffazione indiretta, giova anche richiamare la Legge 3.11.2016 n. 214, sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato l’art. 66 c.p.i., introducendo, tra gli altri, il comma 2-bis, ai sensi del quale: “2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.”

Rispetto all’indirizzo giurisprudenziale esaminato sopra, si è osservato che la nuova disposizione, pur mantenendo fermo che il contributo di contraffazione deve vertere su “un elemento indispensabile dell’invenzione brevettata” e riguardare “mezzi necessari per la sua attuazione”, non esige però che la destinazione dei “mezzi” sia univoca, tanto meno esclusiva, ma soltanto che il terzo fornitore dei mezzi abbia conoscenza, o possa averla con l’ordinaria diligenza, della destinazione dei mezzi ad attuare l’invenzione e della loro idoneità allo scopo.

3.5. Inoltre, si deve ritenere che, tutt’al più, con l’immissione in commercio di alcuni contenitori per i rifiuti si sia semplicemente esaurito il diritto di N. ENGINEERING sui singoli contenitori ceduti.

3.6. In conclusone, per quanto possa esser vero che si sia esaurito il diritto di brevetto di N. ENGINEERING sui singoli contenitori ceduti a terzi, da ciò non consegue certo la facoltà per le società attrici e/o di qualsiasi altro soggetto terzo di produrre un’attrezzatura, in contraffazione del brevetto, che consenta la movimentazione e lo svuotamento di quei contenitori rispetto al quale si è esaurito il diritto.

3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi svolti, deve rigettarsi la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via subordinata, di accertamento dell’intervenuto esaurimento del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1) con riferimento ai prodotti oggetto di messa in commercio da parte di N. ENGINEERING S.r.l. o col suo consenso.

4. Sulla domanda di estromissione proposta dalle parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA.

4.1. Le parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA hanno chiesto di disporre l’immediata estromissione di ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA per le ragioni esposte, chiedendo di rigettare tutte le domande formulate dalle attrici nei loro confronti di ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

4.2. In proposito, si deve innanzitutto osservare che le parti attrici non hanno proposto alcuna domanda nei confronti delle parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA.

Le parti attrici, infatti, hanno convenuto in giudizio le predette parti convenute semplicemente in quanto risultava trascritta la costituzione di un diritto di garanzia in loro favore sul brevetto italiano IT 1320227B1 di titolarità della N. ENGINEERING S.R.L. (cfr. doc. 7 delle parti attrici).

Sul punto, le predette parti convenute hanno riferito in comparsa di costituzione e risposta che la N. ENGINEERING S.R.L. “ha provveduto a pagare integralmente il debito contratto con ICCREA e la BCC di Cherasco e da ciò è conseguita la formalizzazione dell’atto di assenso alla cancellazione del pegno sul brevetto concesso in favore di queste ultime” (come, in effetti, documentato dal doc. 3 prodotto dalle predette parti convenute), con la precisazione che è “stata quindi presentata la domanda di cancellazione della trascrizione del diritto di pegno presso i competenti uffici” (come, in effetti, documentato dal doc. 4 prodotto dalle predette parti convenute).

4.3. Ciò chiarito, la domanda di estromissione proposta dalle parti convenute ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA non può peraltro trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 6.2.2017, sebbene in astratto l’istituto dell’estromissione si sostanzi nell’uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto), l’ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi, tenuto conto che:

-in primo luogo, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi specifiche e, in particolare:

-in secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l’estromissione è pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito o, se si preferisce, “assolutoria dall’osservanza del giudizio”, mentre, se è pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un’autentica uscita dal processo, poichè si deve ritenere che l’emananda successiva sentenza produca effetti anche nei confronti dell’estromesso.

In tal senso si è già espresso lo stesso Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in Altalex sul sito www.altalex.com, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, doc. 16792, sul sito www.ilcaso.it² ed in Redazione Giuffré 2018³;

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di estromissione espressamente previste dalla legge.

4.4. Naturalmente, eventuali chiamate in causa in mancanza dei presupposti possono avere conseguenza in ordine al rimborso delle spese processuali, con la sentenza definitiva.

5. Sulle altre domande proposte dalle parti attrici e sulle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.

5.1. Le parti attrici società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L. hanno anche chiesto l’accoglimento delle seguenti ulteriori domande:

“c) per l’effetto, accertare e dichiarare che l’utilizzo di detti prodotti nell’esercizio dell’attività economica delle attrici, anche al fine della prestazione del servizio di svuotamento con attrezzature non fornite da NE, non costituisce contraffazione dei “Brevetti NE”;

d) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza a spese delle convenute su due quotidiani nazionali - che si indicano ne “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere della Sera” - nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale;

e) rigettare le domande formulate, anche in via riconvenzionale, da parte convenuta N. ENGINEERING, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.”

5.2. La parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L. ha chiesto, in via riconvenzionale, l’accoglimento delle seguenti domande:

“IN VIA RICONVENZIONALE , Voglia il Giudice

- Accertata la commissione di atti di concorrenza sleale da parte delle Attrici ai danni della Convenuta, condannare le Attrici A. e P. a cessare immediatamente ogni e qualsiasi comportamento non conforme a correttezza commerciale nei confronti di N. ENGINEERING ai sensi dell’articolo 2599 del Codice Civile;

- Inibire la prosecuzione degli accertati atti di concorrenza sleale consistenti nel diffondere presso il pubblico notizie non veritiere in relazione alla nullità dei brevetti di N. ENGINEERING o al loro esaurimento;

- Inibire la prosecuzione degli accertati atti di concorrenza sleale consistenti nel proporre presso il pubblico un’attrezzatura in grado di sollevare e svuotare i contenitori dotati di gancio a fungo F-90, oggetto di brevetto;

- Condannare altresì le Attrici al risarcimento del danno patito dalla N. ENGINEERING ai sensi dell’articolo 2600 del Codice Civile nella misura di Euro 3,5 milioni o in quella maggiore o minore ritenuta da Giudicante;

- Accertata la violazione dei brevetti di N. ENGINEERING da parte di A. e P., voglia il Giudice inibire ai sensi dell’articolo 124 c.p.i. la fabbricazione, il commercio e l’uso delle cose costituenti violazione del diritto,

- Inibire la produzione e la commercializzazione da parte delle Attrici di contenitori per la raccolta dei rifiuti che siano servile imitazione, quanto all’aspetto, di quelli prodotti da N. ENGINEERING;

- fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’articolo 124 comma 2 c.p.i.

- ordinare la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione dei brevetti a spese delle Attrici.

Con condanna alla pubblicazione della sentenza a spese e cura delle Attrici, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale oltreché sul proprio sito internet, secondo quanto previsto dall’articolo 2600 comma II Codice Civile.”

5.3. Per quanto concerne le predette domande e le relative eccezioni proposte dalle parti attrici e dalla parte convenuta, la causa dev’essere rimessa in istruttoria, come da separata Ordinanza, essendo necessario, tra l’altro, attendere l’esito della CTU esperita nel procedimento cautelare di reclamo, di cui si è fatto cenno in precedenza.

5.4. Sul punto, si deve richiamare l’art. 279 c.p.c. e, in particolare, la fattispecie prevista al n. 4) del 2° comma, secondo cui dev’essere pronunciata sentenza “quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) (compresa quindi una o più domande nel merito), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”.

6. Sulle spese processuali.

In ordine alle spese del presente giudizio, ogni determinazione dev’essere demandata al termine della successiva fase. Infatti, la pronuncia sulle spese dev’essere contenuta, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nei provvedimenti connotati dal requisito della definitività, tra i quali non possono farsi rientrare le sentenze non definitive (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. III, 06 maggio 2003, n. 6884 in Giust. civ. Mass. 2003, 5: “la condanna alle spese processuali, dovendo essere emessa dal giudice ai sensi dell’art. 91 c.p.c. con la sentenza che davanti a lui chiude il processo, non può essere pronunciata con la sentenza non definitiva, la quale non conclude la controversia e non chiude il processo”).

7. Sulla trasmissione all’Ufficio italiano brevetti e marchi di copia della presente Sentenza.

7.1. Ai sensi dell’art. 122, 8° comma, c.p.c., “Il Cancelliere deve trasmettere all’ufficio italiano brevetti e marchi di copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.”

7.2. Pertanto, il Cancelliere dovrà trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi di copia della presente Sentenza.

 

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e non definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 7660/2016 R.G. promossa dalle società A. INDUSTRIE S.P.A. e P. S.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (parti attrici) contro la società N. ENGINEERING S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. Massimo ARMANDO (parte convenuta) e contro le società ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., in persona del Quadro Direttivo dott. L.F. CASTALDO, e BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Claudio OLIVERO (parti convenute), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via principale di accertamento della nullità del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1), di titolarità della N. ENGINEERING S.r.l., accertando la riformulazione delle rivendicazioni proposta dalla parte convenuta N. ENGINEERING S.R.L. nel ricorso cautelare in corso di causa datato 01 marzo 2018 ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 (pagine 12 e seguenti), richiamati in motivazione, consistente nell’accorpamento della rivendicazione 40 alla rivendicazione 1, con conseguente individuazione di una nuova valida rivendicazione indipendente 1, così come riconosciuto dal CTU Ing. Giovanni B. nella relazione scritta a chiarimenti datata 30 marzo 2018 depositata in corso di causa.

2) Rigetta la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via subordinata di accertamento dell’intervenuto esaurimento del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1) con riferimento ai prodotti oggetto di messa in commercio da parte di N. ENGINEERING S.r.l. o col suo consenso.

3) Rigetta la domanda di estromissione di ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. e di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOCIETÀ COOPERATIVA.

4) Dispone la prosecuzione del giudizio con separata Ordinanza.

5) Rimette le spese di lite al definitivo.

6) Manda al Cancelliere di trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia della presente Sentenza, ai sensi dell’art. 122, 8° comma, c.p.c.

Così deciso in Torino, in data 09 novembre 2018.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Silvia VITRÒ

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

 

 

1 Ai sensi del quale il brevetto è nullo “se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa”.

2 Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, doc. 16792, sul sito www.ilcaso.it: “Sebbene in astratto l’istituto dell’estromissione si sostanzi nell’uscita dal processo di una parte, come osservato da autorevole dottrina, se l’estromissione è pronunciata con sentenza difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria, mentre se è pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio appare quantomeno dubbio che essa realizzi un’autentica uscita dal processo, poiché si deve ritenere che l’emananda sentenza produca effetti anche nei confronti dell’estromesso.”

3 Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in Redazione Giuffré 2018: “Al di fuori dei casi previsti dalla legge (artt. 108, 109, 111 c.p.c., 1586, 1777, c.c.) non è accoglibile l’istanza di estromissione proposta da una parte in assenza di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della stessa.”

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